'탐앤탐스 vs. 탐스로스팅'‥상표권 분쟁 승자는?

플랫슈즈로 유명한 신발브랜드 '탐스슈즈(TOMS Shoes)'는 지난 2017년 경기 하남스타필드와 서울 종로구에서 카페를 냈다. 미국과 영국에 이어 전 세계 세번째였고, 아시아에서는 한국이 처음이었다.

'TOMS ROASTING CO.(탐스 로스팅)'라는 이름의 이 카페는 '커피가 한 잔 팔릴 때마다 깨끗한 물이 필요한 이들에게 기부를 한다'는 철학 아래 영업을 시작했다.

신발 한 켤레가 팔릴 때마다 어린이들에게 기부를 해왔던 탐스슈즈의 철학을 이어받은 카페였다.

그러나 탐스 로스팅은 한국에 문을 연지 일 년이 채 지나지 않아 법정공방에 휘말리게 됐다.

한국의 커피전문점 '탐앤탐스'가 탐스 로스팅이 상표권을 침해한다며 소송을 제기한 것이다. 탐앤탐스는 2001년 문을 연 커피전문점으로 현재 국내 300여개 매장과 해외 60여개 매장을 운영 중이다.

탐앤탐스 측은 비슷한 상표를 이용해 커피라는 동일한 상표를 판매하는 것은 상표권을 침해하는 것이라고 주장했다.

탐앤탐스 측은 "'TOMS' 부분이 중요한 부분으로서 식별력이 있기 때문에 표장이 서로 유사하고 판매하는 상품 역시 커피로 유사하다"며 탐스 로스팅의 상표 등록이 무효로 돼야 한다고 주장했다.

그러나 특허심판원은 탐앤탐스의 주장을 받아들이지 않았다. 특허심판원은 "'TOM'이나 'TOMS'를 포함하는 상표들은 이전부터 많이 등록돼 있었기 때문에 중요부분이라고 볼 수 없다"며 "일부분이 유사하다고 해도 외관에서 서로 확연히 구별되고 표장 전체가 호칭으로 인식돼 불리기 때문에 혼동의 염려도 없다"고 설명했다.

결국 탐앤탐스는 특허법원을 찾아 주장을 이어나갔지만 특허법원도 탐스 로스팅의 손을 들어줬다.

특허법원 제3부는 "'TOM'이나 'TOMS'를 포함하는 상표들은 이미 많이 출원공고 또는 등록돼 있어 식별력이 미약하고, 이를 특정인에게 독점시키는 것도 적당하지 않다"며 "이 때문에 'TOMS'가 상표에서 독자적인 식별력을 발휘하는 중요부분으로 볼 수 없다"고 판단했다. 이미 많은 상표에서 쓰이고 있는 TOM을 상표의 요부로 볼 수 없는 만큼, 상표권 분쟁의 소지가 될 수 없다는 뜻이다.

재판부는 이어 "탐앤탐스를 부를 때 '탐'과 '탐스'를 분리해서 부르지 않고 고객들에겐 표장 전체로 인식돼 '탐앤탐스'로 불러지고 있다"며 "등록상표의 외관을 보더라도 탐스 로스팅과 탐앤탐스의 구성 문자가 다르고, 도형을 이용한 탐앤탐스 표장과 글자만을 이용한 탐스 로스팅 표장의 외관도 다르다"고 덧붙였다.

[e-mail] 최재성 기자